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[특허소송] 바스프(BASF Corporation) v. 존슨 매티(Johnson Matthey Inc.) 사건

미연방 항소법원 연방써킷 2017. 11. 20 판결

바스프 코포레이션(BASF Corporation, 이하 "바스프")은 미국 특허 제 8,524,185호(이하 185 특허)의 특허권자이다. 이 특허는 디젤 엔진 배기 가스와 같이 유해물질인 질소 산화물(NOx)을 함유한 배출 가스 흐름을 처리하기 위한 시스템에 관한 것으로서 2008년 11월 3일에 출원되어 2013년 9월 3일에 특허를 받았다. 이 특허는 PCT 출원을 통하여 한국에도 출원되어 2016년 12월 15일에 대한민국 특허 제10-1688668호 “통합된 SCR 및 AMOX 촉매 시스템” 으로 특허 등록을 받았다.

2014년 바스프는 경쟁사인 존슨 매티(Johnson Matthey Inc., 이하 “존손”)에 대하여 상기 185 특허의 침해를 이유로 연방지방법원(US District Court)에 소송을 제기하였다. 연방지방법원은 185 특허의 청구항이 불명확(indefinite)하다는 이유로 바스프의 특허 청구항 전체가 무효라고 판결하였다. 바스프는 이에 불복하여 연방항소법원인 CAFC(Court Appeals Federal Circuit)에 항소하였다. CAFC는 청구항 불명확을 이유로 한 연방지방법원의 무효 판결을 뒤집고 사건을 파기 환송하였다.

185 특허의 청구범위는 배출가스 스트림(exhaust gas stream)에서 NOX를 제거하는 동시에 대기로 방출되는 암모니아의 양을 최소화하기 위한 벌집 구조(honeycomb structure)를 가지는 유동 챔버(flow-through chamber) 벽의 기재(substrate) 상의 촉매 코팅에 대한 것이다. 보다 구체적으로 대표적 청구항인 청구항 1은 다음과 같다.

청구항 1

입구측 말단(inlet end)과 출구측 말단(outlet nd)을 가진 하나 이상의 단일체형 촉매 기재;

상기 단일체형 기재의 출구측 말단상에 코팅되고 상기 단일체형 기재의 총 길이의 100%보다 적게 커버하며 NH3 산화를 촉매화하기에 효과적인 물질 조성물 A를 함유하는 언더코트 워시코트층;

상기 언터코트 워시코트층을 오버레이하기에 충분한 상기 입ㄱ측 말단에서 출구측 말단까지의 상기 단일체형 기재의 총 길이 상에 코팅과 NOx의 선택적 촉매적 환원(SCR)을 촉매화하기에 효과적인 물질 조성물 B를 함유하는 오버코트 워시코트층;

을 포함하고,

상기 물질 조성물 A 및 상기 물질 조성물 B는 물리적으로 분리된 촉매 조성물로 유지되는 것을 특징으로 하는 NOx를 함유하는 배기 가스 스트림을 처리하기 위한 촉매 시스템.

(원문)

Claim 1.

A catalyst system for treating an exhaust gas stream containing NOx, the system comprising:

at least one monolithic catalyst substrate having an inlet end and an outlet end;

an undercoat washcoat layer coated on one the outlet end of the monolithic substrate and which covers less than 100% of the total length of the monolithic substrate, and containing a material composition A effective for catalyzing NH3 oxidation;

an overcoat washcoat layer coated over a total length of the monolithic substrate from the inlet end to the outlet end sufficient to overlay the undercoat washcoat layer, and containing a material composition B effective to catalyze selective catalytic reduction (SCR) of NOx; and

wherein material composition A and material composition B are maintained as physically separate catalytic compositions.


연방지방법원은 상기 청구항 1(Claim 1)에서 “effective for catalyzing” 및 “effective to catalyze” 부분의 기술이 불명확한 것으로 판단하여, 결과적으로 모든 청구항이 무효라는 판결을 내렸다. CAFC는 “…을 촉매화하기에 효과적인 조성물(composition … effective to catalyze)”이라는 표현과 “…의 촉매화에 효과적인 조성물(composition … effective for catalyzing)” 이라는 표현에 초점을 맞추어 불명확성(indefiniteness) 여부를 논하였다.

즉 판단의 주요 쟁점은 예를 들어 청구항 1에 ”NH3 산화의 촉매화에 효과적인 물질 조성물 A(a material composition A effective for catalyzing NH3 oxidization)”과 “NOx의 선태적 촉매적 환원(SCR)을 촉매화하기에 효과적인 물질 조성물 B(a material composition B effective to catalyze selective catalytic reduction (SCR) of NOx)”이라는 부분이 불명확하여 무효 사유가 되는지 여부인 것이다. 왜냐하면 “NH3 산화(NH3 oxidization)에 효과적인 물질 조성물 A”가 도대체 무엇인지 청구항에 나열된 바가 전혀 없고 단지 그 기능이 무엇인지에 대해서만 기술하는 방식으로 청구항을 한정하고 있기 때문이다. 그것은 “물질 조성물 B”에 대해서도 마찬가지이다.

말하자면 바스프의 185 특허의 청구항에 “NH3 산화를 촉매화 하기에 효과적인 물질 조성물 A”라고만 되어 있고, 그 물질이 무엇인지 밝혀져 있지 않은데, 그렇다면 도대체 “물질 조성물 A”가 무엇인지 어떻게 규정할 수 있는가 하는 것이다. “물질 조성물 B”라는 표현에도 마찬가지 문제를 가지고 있다. 그것이 무엇인지 명확히 알 수 없다면 청구항의 불명확함으로 인하여 특허 요건을 충족하지 못하는 것이므로 무효화가 되는 것이다.

바스프측 주장은 “…을 촉매화하기에 효과적인 조성물”이라는 표현은 “배기 시스템 기술에서 이해되는 바와 같이(as understood in the art of exhaust system)” 평이한 보통의 의미를 가지고 있으며, 해당 분야의 기술자는 “…을 촉매화하기에 효과적인 조성물 A”라는 표현만으로도 그것이 무엇인지 규정할 수 있기 때문에 불명확하지 않다고 주장하였다.

이에 대하여 존슨측 주장은 (1) 양적으로 어느 정도의 효과성(effectiveness)이 요구되는지, (2) 그효과성을 어떻게 측정할 것인지에 대하여 아무런 객관적인 한계가 없으므로 “…을 촉매화하기에 효과적인 물질 조성물”이라고만 되어 있고 구체적인 물질명에 대한 언급이 없는 바스프의 특허 청구항은 해당분야의 기술자라고 하더라도 “수 없이 많은(limitless number)” 물질이 있어 불명확(indefinite)하고, 따라서 바스프의 특허는 무효화되어야 한다는 것이다.

이에 대하여 CAFC는 특허 청구항의 불명확성을 판단하는 기준은 명세서나 출원 경과 기록 등을 보았을 때 당업자가가 발명의 범위에 대하여 합리적인 확실성(reasonable certainty)을 가지고 알 수 없다면 불명확하다고 판단하는 것이며, “합리적인 확실성”이란 “절대적인 또는 수학적인 정밀도”를 요구하는 것이 아니라고 판단의 기준을 제시하고 제시된 증거들에 비추어 불명확성 여부를 분석하였고, 불명확성을 입증할 수 있는 내부증거 또는 외부증거가 없다고 판결하였다. 따라서 원심을 파기 환송하였다.

[미국 상표 출원] LG의 QLED 마크 보통명칭으로 등록 불허

LG 전자는 미국 시장에서 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 컴퓨터, 태블릿 등의 상품에 대하여 "QLED" 마크를 사용하기 위하여 2014년말에 미국특허상표청(USPTO)에 상표 출원을 하였는데, 심사관이 등록을 거절하자 그것을 극복하고 상표를 등록하기 위하여 상표심판원인 TTAB(Trademark Appeals Board)까지 갔지만, TTAB는 2017년 10월 20일에 발송된 의견을 통하여 LG 전자의 "QLED"마크가 "보통명칭(Generic)" 상표에 해당하여 등록받을 수 없다는 원결정을 확인하였다.

당초 USPTO의 상표 심사관은 LG가 출원한 "QLED" 마크가 출원인의 상품에 대하여 단지 기술적인 (merely descriptive) 표장에 불과하다는 이유로 등록을 거절하였다. LG는 출원을 보정하고 주등록부(Principal Register)가 아닌 보조 등록부(Supplemental Register)에 등록하려고 했으나 심사관은 상기 거절 이유에 덧붙여 "QLED"가 보통명칭(generic) 표장이라는 이유로 식별력이 없으므로 등록이 불가하다는 거절이유를 발행하였었다.