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[특허소송] Uniloc v. LG 사건

미연방 항소법원 연방써킷(CAFC) 2020. 4. 30 판결

Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg S.A. 및 Uniloc 2017 LLC(이하, 집합적으로 Uniloc)은 LG Electronics USA, Inc., LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. 및 LG Electronics, Inc. (이하, 집합적으로 LG)를 상대로 연방지방법원 캘리포니아 북부지원(Northern District of California)에서 미국 특허 제 6,993,049호(이하 ‘049호 특허)의 청구항들을 침해하였다는 이유로 소송을 제기하였다. LG는 ‘049 특허의 청구항들이 35 U.S.C. 101의 특허 대상이 아니므로 특허를 받을 수 없다는 기각 신청(Motion to Dismiss)을 제출하였다. 연방지방법원은 LG의 신청을 받아들여 대상 특허의 청구항들이 추상적 아이디어에 관한 것이며 특허권의 대상인 발명이 될 수 없다고 결정하였다. 그러나 CAFC는 하급법원의 판결을 뒤집고 대상 특허의 청구항들이 35 U.S.C. 101 에서 정하고 있는 특허 대상이 아니라고 할 수 없다는 이유로 사건을 파기환송(reverse and remand)하였다.

‘049 특허는 하나의 주국(primary station) 및 적어도 하나의 종국(secondary station)을 포함하여 구성되는 통신 시스템(Communication System)에 관한 것이다. 예컨대 블루투스 네트워크와 같은 시스템에서 동일한 통신 채널을 공유하는 장치들은 “피코넷(piconet)”이라고 알려진 “애드혹 네트워크(ad hoc network)”를 형성한다. 피코넷에 합류하려면 “조회(inquiry)” 및 “페이지(page)”라는 2개의 절차가 순차적으로 실행되어야 한다. 조회 절차는 주국이 종국을 식별할 수 있도록 하고 종국이 피코넷에 합류할 수 있도록 해 달라는 요쳥(request)을 낼 수 있도록 해 준다. 그러면 페이지 절차는 피코넷에 합류할 수 있도록 주국이 종국을 초대할 수 있게 해 준다. 일단 피코넷이 형성되면 주국은 종국들이 통신 채널을 통해 공유할 데이터가 있는가를 결정하기 위해 종국들을 폴링(polling)한다. 전통적인 시스템에서 주국은 새로운 종국들을 식별하기 위한 조회 메시지의 발송과 기존에 피코넷에 연결되어 있는 종국들의 폴링을 교대로 수행한다. 따라서 전통적인 폴링 프로세스 하에서는 종국은 초기에 피코넷에 합류할 때 및 파킹 모드에 들어간 후 데이터를 송신하는데 있어서 수 십 초의 지연(delay)를 겪을 수 있다.

명세서에 따르면 대상 발명은 폴링을 위한 데이터 필드를 조회 메시지의 일부로서 포함시킴으로써 전통적인 시스템을 개선하여 주국이 조회 메시지의 발송과 폴링을 동시에 수행할 수 있게 해 준다. 따라서 발명의 청구항은 주국과 종국 사이에 “영구적으로 활성화된 통신 링크(permanently active communication link)”를 필요로 하지 않고도 빠른 반응 시간을 달성할 수 있게 해 준다. 연방지방법원이 대표적 청구항으로 다룬 ‘049 특허의 청구항 2는 다음과 같다.

청구항 2

적어도 하나의 종국(secondary station)을 포함하며, 여기에서 일련의 조회 메시지를 각각 제 1 통신 프로토콜에 따라 배열된 복수의 미리 결정된 데이터 필드의 형태로 브로드캐스팅(broadcasting)하기 위한 및 적어도 하나의 종국을 폴링하기 위한 추가적인 데이터 필드를 전송 전에 각각의 조회 메시지에 추가하기 위한 수단이 제공되는 것을 특징으로 하는 통신 시스템에서 사용하기 위한 주국(primary station).

(원문)

2. A primary station for use in a communications system comprising at least one secondary station, wherein means are provided for broadcasting a series of inquiry messages, each in the form of a plurality of predetermined data fields arranged according to a first communications protocol, and for adding to each inquiry messages prior to transmission an additional data field for polling at least one secondary station.


LG는 Uniloc의 소장에 대응하여 ‘049 특허의 청구항들이 35 U.S.C. 101 에서 정한 특허 대상이 아니라는 이유로 연방지방법원에 소 기각 신청을 하였고, 연방 지방법원은 원고가 침해하였다고 주장하는 청구항들이 “무선 통신 시스템에서 추가적인 폴링”이라는 추상적인 아이디어에 대한 것이므로 특허를 받을 수 없다는 요지의 판결을 하여 LG의 손을 들어 주었다.

항소심에서 CAFC는 판결의 기준으로 연방대법원의 선행 판례인 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 216(2014) 에서 제시된 2단계 프레임워크를 따라 청구항들이 특허를 받을 수 있는 대상인가에 대하여 분석하였다. CAFC는 Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp., 867 F.3d 1253, 1259-60 (Fed. Cir. 2017)에서 지적한 “컴퓨터 능력에 있어서 특정한 개선(specific asserted improvement in computer capabilities)”, Ancora Technologies, Inc. v. HTC America, Inc., 908 F.3d 1343, 1347-49 (Fed. Cir. 2018)에서 지적한 “컴퓨터 기능성 문제의 해결을 지향(더 강력한 보안을 제공하는 헹동기반 바이러스 스캔의 경우)” 등의 선행 판례들을 판단 기준으로 제시하고 이러한 선행 판례들에 비추어 해당 특허의 청구항들은 “통신 시스템에서의 파킹된(parked) 종국이 경험하는 지연의 감소”라는 “컴퓨터 기능성의 특허 가능한 개선”이라는 결론을 내렸다. 해당 특허의 청구항들은 전통적인 컴퓨터 활성화를 사용하는 컴퓨터 상에서 수행되는 일반적인 스텝들에 불과한 것이 아니며, “전송 이전에 각 조회 메시지에 적어도 하나의 종국을 폴링하기 위한 데이터 필드를 추가”하는 것이며, 이러한 변화가 청구항의 시스템의 일부로서 “주변 기기에 의한 반응 시간을 감소”시키기 때문이다.

LG는 이러한 지연의 감소가 조회 프로세스 동안 폴링을 하는 이유임을 인정하였지만 청구된 시스템에 의해 획득되는 지연의 감소를 청구항에 명시적을 언급하여야 한다고 주장하였다. 그러나 CAFC는 “특허를 받을 수 있기 위해서 청구된 조합의 이점을 명시할 필요는 없다(Claims need not articulate the advantages of the claimed combinations to be eligible.)”고 판시하였다. 해당 특허의 청구항들은 조회 메시지를 사용하여 추가적인 폴링을 수행하는 추상적인 시스템에 대한 것이 아니라 통신 시스템 자체의 기능성에 대한 특정하게 주장된 개선에 대한 것이므로 연방대법원의 선행판례인 Alice의 제 1 단계 테스트를 통과하였으므로 제 2 단계 테스트는 진행할 필요가 없음을 밝히고, 이에 반하는 판결은 소프트웨어 특허에 대한 장치-변환 테스트(machine-or-transformation test)를 부활시키는 것이라고 판결 이유를 제시하면서 ‘049 특허의 청구항들은 35 U.S.C. 101 하에서 특허를 받을 수 없는 대상이라고 할 수 없다는 결론과 함께 사건을 파기환송하였다.

[상표소송] USPTO v. Booking.com B. V. 사건

미연방 대법원(Supreme Court of the United States) 2020. 6. 30 판결

미연방 대법원은 2020년 6월 30일의 판결에서 표장 “BOOKING.COM”이 상표등록을 받을 수 있다고 판결한 연방 제4 항소법원(United States Court of Appeals for the Fourth Circuit)의 판결을 인정(Affirm)하였다.

I. 사건의 개요

“Booking.com”이라는 도메인 네임으로 2006년부터 온라인 여행(호텔) 예약 서비스를 제공해 온 기업 “Booking.com”은 웹사이트 이름과 기업 이름이 동일하다. 2011년과 2012년에 걸쳐, Booking.com은 “BOOKING.COM”이라는 상표를 미연방 주등록부(Principal Registry)에 등록받고자 모두 4건의 서비스표를 미국 특허청(United States Patent and Trademark Office, 이하 “USPTO”)에 출원하였다. 구체적으로 제43류로 호텔 예약 서비스, 온라인 호텔 및 레조트 호텔 룸 예약 서비스 등을 포함한 지정서비스명으로 상표 등록 출원을 하였다.

이에 대해 미국 특허청은 등록을 거절하였는데, 그 이유는 표장 “BOOKING.COM”이 지정서비스업인 온라인 호텔 예약 서비스에 대하여 일반명칭(generic name)이라는 것이었다. 일반명칭은 상표등록을 받을 수 없기 때문이다. 또한 미국 특허청은 “BOOKING.COM”이 지정서비스업에 대하여 단순 기술표장(merely descriptive mark)에 해당하고 출원인의 표장 “BOOKING.COM”이 2차적 의미(secondary meaning), 즉 사용에 의한 식별력을 획득하였음을 입증하지 못하였다는 이유로 등록을 거절하였다.

이에 대해 출원인 Booking.com은 미국 특허청의 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board, 이하 “TTAB”)에 항소하였으나 TTAB 역시 “Booking”은 여행 예약을 의미하고, “.com”은 상업적 웹사이트를 나타내므로 소비자들은 BOOKING.COM을 주로 여행, 관광 및 숙박 서비스에 대한 온라인 예약을 의미하는 것으로 이해할 것이며 BOOKING.COM을 일반명칭이 아닌 기술적 표장으로 보더라도 2차적 의미를 결여하므로 등록을 받을 수 없다고 결정하였다.

출원인 Booking.com은 이에 불복하여 2016년 4월 연방지방법원 버지니아 동부 지원(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)에 소송을 제기하면서 새로인 소비자 인식에 대한 증거를 제출하였다. 연방지방법원은 “BOOKING.COM”은 “BOOKING”과는 달리 일반명칭(generic)이 아닌 기술적(descriptive) 표장으로서 호텔 예약 서비스에 관해 2차적 의미를 획득하였으므로 등록 가능하다고 판결하였다.

연방지방법원에서 패소한 USPTO는 연방항소법원(제4 써킷)에 항소하였는데, 연방지방법원의 판결 중 “BOOKING.COM”이 일반명칭이 아니라는 것에만 이슈를 한정하였다. 연방항소법원은 일반명칭과 “.com”의 결합인 “generic.com”(일반명칭.com)은 역시 “일반명칭”이어야 한다는 USPTO의 주장을 받아들이지 않고 하급법원의 판결을 인정하였다.

이에 USPTO는 연방대법원에 상고하였다. 연방대법원은 8대 1로 BOOKING.COM이 등록 가능하다고 판결하였다. 다수 의견은 BOOKING.COM이 소비자들에게 일반명칭이 아니므로 일반명칭이 아니라는 것이다. 소토마이어 대법관(Justice Sotomeyer) 은 보충 의견(Concurring Opinion)에서 일반명칭에 “.com”을 결합한 “일반명칭.com”은 일반명칭과 다를 바 없다는 식의 법은 있을 수 없다고 하여 다수 의견에 동의하였다. 한편 브라이어 대법관(Justice Bryer)은 소수 의견(Dissenting Opinion)에서 등록을 받을 수 없는 일반명칭에 “.com”을 붙였다고 하여 상표 보호를 받을 수 있게 된다면 상표법의 원칙과 건강한 상표 정책에 일관성이 없는 결과를 가져올 것이라는 의견을 제시하였다.

II. 사건의 주요 논점

미연방 상표법인 Lanham Act에 따르면 “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished shall be refused registration on the principal register…” (출원인의 상품을 식별할 수 있게 해 주는 상표는 연방 주등록부에 등록할 수 있다) 라고 규정하고 있다. 15 U.S.C. 1052. 즉 상표 등록의 요건은 상표의 식별력(distinctiveness)이다. 상표의 식별력은 (1) 일반명칭(generic) 표장 (2) 기술적(descriptive) 표장 (3) 암시적(suggestive) 표장 (4) 임의선택(arbitrary) 표장 (5) 창작(fanciful) 표장 등의 단계로 나눌 수 있는데, 일반명칭 또는 기술적 표장은 식별력이 약하여 원칙적으로 등록이 불가하며, 암시적 표장, 임의선택 표정, 창작 표장 등은 기본적으로 식별력이 인정되어 상표 등록을 받을 수 있다. 세제 상표인 “타이드(Tide)”는 암시적 표장, 담배 상표인 카멜(Camel)은 임의선택 표장, 필름 상표인 “코닥(Kodak)”은 창작 표장의 예이다.

출원인의 상표 “Booking.com”에서 “Booking”이 일반명칭이라는 것에 대해서는 Booking.com 측과 USPTO 양측 모두 이견이 없다. USPTO가 제시하는 기준은 말하자면 wine, booking 등의 일반명칭에 그저 “.com”을 결합한다고 하여 그것이 일반명칭이 아닌 것으로 되는 일은 없어야 한다는 것이다. 예컨대 “Wine”이 일반명칭이면, 상표 등록과 관련하여 “Wine.com”도 일반명칭으로서 등록이 거절되어야 하고, “Booking”이 일반명칭이면 “Booking.com”도 일반명칭으로 등록이 거절되어야 한다는 것이다.

그러나 이 사건 판결에서 연방대법원은 그러한 USPTO의 주장이 잘못된 것인바, “일반명칭.com”도 소비자들에게 특정 웹사이트와의 연관이라는 원천-식별 특성(source-identifying characteristic)을 전달할 수 있고, “소비자가 그 용어를 어떻게 인식하든지 상관없이 법률적 판단의 문제(as a matter of law)로서 등록이 불가하다”고 USPTO는 주장하지만 어떤 용어가 일반명칭인가의 여부는 소비자에게 어떤 의미를 가지는가에 달려 있으며, 또한 USPTO는 “일반명칭”에 아무리 광고 촉진 노력을 투자한다고 하여도 그것이 일반명칭이 아니게 되어 경쟁자에게 불공평한 결과를 가져와서는 안된다고 주장하지만, 그것은 “일반명칭”에 대한 선결판례이며 “일반명칭.com”에 대한 것은 아니라고 하여 받아 들이지 않았다. 그렇지만 연방대법원은 일반명칭에 “.com”을 결합한다고 하여 일반명칭에서 벗어난다는 식의 규칙은 받아들이지 않으며 그것은 소비자들이 실제로 어떻게 인식하는가 하는 것에 달려 있다고 판시하였다.