기고 및 법률자료

특허요건으로서의 발명의 진보성

어떤 발명품이나 개발품이 특허를 받기 위해서는 몇 가지 요건들을 충족해야 하는데, 그중에서 가장 중요한 것이 신규성, 진보성, 그리고 산업상 이용가능성(또는 유용성)이다. 이를 3대 특허요건이라 하는데, 특허를 받기 위해서 필수적으로 요구되는 요건이다.

신규성이란 한마디로 새로운 것이어야 한다는 것이다. 이미 누구나 다 알고 있고 그래서 새로운 것이라고는 없는 것들에 대하여 특허를 허여할 수는 없는 것이다. 신규성은 종전에 이미 공지된 것과 비교해서 완전히 동일하지 않아야 할 것을 요구한다. 다시 말해서 특허를 받고자 하는 발명이 종전에 공지된 것과 완전히 동일하지 않으면, 그 발명은 일단 신규성을 충족하는 것으로 판단한다.

두 번째 특허요건인 진보성은 완전히 새로운 것은 아니지만 종전에 공지된 것과 비교하여 볼 때 진보된 면이 있어야 한다는 것이다. 종전의 것과 비교하여 진보된 면이 있기 때문에, 분명 그로 인한 효과가 수반되어야 한다. 그런데 어떤 발명이 종전의 것과 비교하여 진보된 면이 있는지 또는 그렇지 않은지는 실로 판단하기 어려운 문제다. 판단하는 자에 따라 진보된 면이 있다고 할 수도 있고 그렇지 않다고 할 수도 있기 때문이다. 그래서 특허요건으로서의 진보성을 ‘콜룸부스의 계란’에 비유하기도 한다. 계란을 처음으로 세우기는 어려운 일이지만, ‘콜룸부스의 계란’을 세우는 것은 누구나 쉽게 할 수 있기 때문이다. 특허청 심사관이 발명을 심사할 때 가장 많이 거론되는 바로 이 진보성 요건이다. 심사관이 특허를 거절하는 발명 중에서 거의 90% 이상이 진보성 거절이유라 해도 과언이 아니다.

그렇다고 진보성의 판단이 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이와 같은 것은 아니다. 진보성을 판단함에 있어서는 발명의 구성을 비롯하여 발명의 목적이나 효과를 반드시 고려하여야 한다. 나아가 그 발명을 하게 된 동기라든가 발명과정 그리고 시장에서의 반응 등을 고려하여 종합적이고 객관적인 방법으로 판단하게 된다. 진보성 거절이유를 받은 경우, 이러한 점들을 고려하여 적절히 대처한다면 의외로 좋은 결과를 얻게 될 것이다.